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【特許の対象】 米国特許法第101条（35 U.S.C. 101）は特許の対象となる発明について規定しています。この101条は、特許法の保護対象（subject matter）を規定するとともに、発明の有用性（utility）を要求しています。
（１）保護対象 米国特許法第101条は、保護対象として、(a) プロセス（process）、(b) 機械（machine）、(c) 生産物（manufacture）、(d) 組成物（composition of matter）、(e) これらの改良、の何れかに属することを要求しています。(a)は行為（action）を定義し、(b)から(d)は物（things）を定義しています。(b)から(d)は、(a)のプロセスと対比して、プロダクト（product）としてまとめて扱われることがあります。 これに対して、抽象的概念（abstract idea）、自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）は、この保護対象に含まれないものと考えられています（MPEP § 2106）。前者については実用的な用途（practical application）を示さないものに特許を付与すべきでなく、後二者については公的見地から先に占有（preemption）を認めるべきでない、というのがその理由です。 （Ａ）生物関連発明（MPEP § 2105） 発明が生物（living matter）を含むか否かは特許性に関係なく、その生物が人間の介在により生じたものであれば保護対象になり得ます。従って、遺伝子工学により生産された微生物も保護対象になり得ます（Diamond v. Chakrabarty）。このChakrabarty最高裁判決では、自然法則、物理現象、抽象的概念に該当しない限り、人間により作られたものであって太陽の下にある全てのものが保護対象に含まれると説示されています。 また、新規に開発された植物品種についても保護対象として認められます（E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int' l, Inc.）。 さらに、自然界に存在しない人間以外の多細胞生物は、動物も含めて、保護対象と考える旨の通告がUSPTOから発行されています（1077 O.G. 24, April 21, 1987）。 （Ｂ）コンピュータ関連発明（MPEP § 2106） 記述物（descriptive material）は保護対象となりません。但し、記述物の中でも、コンピュータの構成要素として機能するデータ構造やコンピュータプログラムといった機能的記述物が記録媒体に記録された場合には、通常は保護対象となります。一方、音楽などの非機能的記述物を記録媒体に記録しても保護対象となりません。 これに対し、記録媒体に記録されたものとしてクレームされていないデータ構造は、記述物そのものであり、保護対象となりません。また、コンピュータリストとしてクレームされたコンピュータプログラムは、物にも行為にも該当しないため、保護対象となりません。但し、コンピュータプログラムが他の保護対象の一部としてクレームされている場合には、保護対象として認められます。 コンピュータ関連プロセスが保護対象となり得るためには、(a) そのプロセスがコンピュータ外部における物理的変形を生じさせるものであること、または、(b) そのプロセスが単なる抽象的な概念ではなく技術上の実用的な用途に限定されていること、が必要です（Diamond v. Diehr）。ここで、物理的変形を生じさせるステップは、コンピュータにおける処理に続くステップによる物理的動作であってもよく（post-computer process activety）、また、コンピュータ外部において計測された物理的対象や活動をコンピュータデータに変換するステップであってもよい（pre-computer process activety）とされています。 （Ｃ）ビジネス方法 State Street Bank事件までは、ビジネス方法は保護対象にならないと信じられてきました。しかし、このState Street Bank判決では、ビジネス方法であるという理由で保護対象から除外されることはない旨が明確にされ、有用、具体的かつ有形の結果（useful, concrete, and tangible result）を生み出すものであれば保護対象になり得ることが明らかにされました（State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.）。この事件をきっかけとして、ビジネス方法について特許出願が急増したことは記憶に新しいことと思います。 （２）有用性 101条によれば、特許法による保護を受けるためには、発明が保護対象に該当することに加えて有用（useuful）であることが要求されます。有用性が問題となるのは、次の２つの場合です。すなわち、第１に、出願人が特定の実在する有用性（specific and substantial utility）を認識できなかったために、または、十分な情報を開示できなかったために、その発明がなぜ有用であるのかが明らかにされていない場合、第２に、出願人による特定の実在する有用性の主張が信頼できない場合です（MPEP § 2107.01）。ここで、「特定の」有用性が要求されますので、一般的な有用性では足りず、具体的なものであることが必要です。また、「実在する」有用性が要求されますので、現実の世界で利用するためにはさらに研究を要するような場合には有用性が欠如していることになります。 有用性が欠如している場合には、明細書の記述要件（112条第1段落）の適用も問題となります。112条第1段落では発明の使用方法を当業者が使用できる程度に記載することが求められていますが、もし発明に有用性がないとするとその使用方法を記載することができないからです。そこで、有用性の欠如を理由とする101条拒絶の際には、112条第1段落による拒絶を同時に通知するような取り扱いがされています（MPEP § 2107.01）。 |