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【新規性】 米国特許法第102条（35 U.S.C. 102）は特許要件としての新規性（novelty）及び特許を受ける権利の喪失（loss of right to patent）について規定しています。ここでは、この102条の各項を条文に沿って説明します。 （１）102条(a)
102条(a)は、発明前に、「米国内で、他人に、知られまたは用いられ」または「内外国で、特許または文献記載された」発明には特許しない旨を規定しています。 "known or used"とは、「公に（publicly）」知られ用いられたものの意であると解釈されており、秘密状態を維持しようとする慎重な意図がなければ公に利用可能と判断されます（MPEP § 2132）。 "by others"とありますので、発明者により使用された場合には本項の適用はありません。また、文献記載等については"by others"の文言がありませんが、発明者による文献記載等の場合も本項の適用はないものと解釈されています（MPEP § 2132）。従って、出願から1年以内の文献に記載されていることを根拠として拒絶された場合、その記載内容は出願人（＝発明者）自身の成果に起因するものである旨を主張する宣誓書等（37 CFR 1.132）を提出することによりその拒絶を回避することができます（MPEP § 2132.01）。但し、出願から1年以上前の文献に記載されている場合には102条(b)に該当することになります。 "printed publication"とは、狭義の「印刷された出版物」のみを意味するものではなく、手書きでもよく、マイクロフィルムや磁気ディスク等も含むものと解釈されています（In re Wyer, MPEP § 2128）。 "before the invention"とありますので、本項は発明時を基準としています。但し、審査の実務上、審査官は出願日を発明日と仮定して審査を行います。これに対し、出願人は引用例より以前に発明した旨を主張する宣誓書等（37 CFR 1.131）を提出することによりその拒絶を回避することができます（MPEP § 2132.01）。 （２）102条(b)
102条(b)は、米国特許出願日から1年以上前に、「内外国で、特許または文献記載」または「米国内で、公用または販売」された発明には特許しない旨を規定しています。米国特許制度では先発明主義を採用していますが、一方において早期の出願を促すのが本項の規定です。日本の特許法における第29条1項各号と第30条とを合わせたような規定になっています。 "printed publication"については上述の102条(a)と同様であり、広義に解釈されます（In re Wyer, MPEP § 2128）。 "public use"と認定されるためには、必ずしも外からはっきりと見えるような使用でなくてもよく、例えば機械の内部に隠れている場合であっても該当する可能性があります。また、発明者が他人に守秘義務を負わせることなく使わせた場合もこの"public use"に該当します（MPEP§2133.03(a)）。"on sale"における"sale"には、条件付販売や宣伝目的の赤字販売も含まれますが、発明に関する権利（例えば、販売権）の譲渡契約は含まれません。また、"on sale"は、「実際の販売」だけでなく「販売の申出（offer to sell）」を含みますので、販売の申出をしたところ拒否されて実際の販売に結びつかなくても本項に該当します（MPEP§2133.03(b)）。一方、"use"や"sale"が発明完成のための実験を目的としたもの（experimental）であれば本項には該当しません。但し、消費者の需要を計るための市場調査は、実験目的とは判断されません（MPEP§2133.03(e)）。 "one year prior to the date of the application"とありますので、出願前1年以内の事象については本項の適用はありません。この1年の期間はグレースピリオド（grace period）と呼ばれており、日本特許法第30条に規定される6ヶ月よりも長い期間が確保されています。なお、このグレースピリオドの終期が土日祝日に該当する場合には、翌実働日までに出願していればグレースピリオド内に出願されたものとみなされます（MPEP§2133）。 "date of the application for patent in the United States"は、継続出願や分割出願の場合は先の出願日、一部継続出願の場合は先の出願にサポートがあるクレームについては先の出願日（サポートがないクレームについては実際の出願日）、仮出願に基づく出願の場合は仮出願日となりますが、パリ条約の優先権主張出願の場合は優先日ではなく実際の米国への出願日となります（MPEP§706.02）。 （３）102条(c)
102条(c)は、発明者により放棄されている発明は特許しない旨を規定しています。 "abandoned"に該当するためには、発明を公衆に捧げる意志が発明者にあることを要します。単に出願が遅いことをもって"abandoned"に該当するとは言えませんが、他者が市場で成功するまで開発を止めていたような場合は"abandoned"に該当すると考えられます（MPEP§2134）。また、先行特許出願でクレームせずに開示した発明については、その先行特許出願が係属していて分割出願や継続出願が可能な間は"abandoned"に該当しません（In re Gibbs）。 （４）102条(d)
102条(d)は、米国出願日より12ヶ月以上前に他国出願され、且つ、米国出願前に他国で特許された発明は特許しない旨を規定します。他国で出願された後で米国に出願する場合、通常はパリ条約の優先権主張をするために先の出願から1年以内に出願しますので、本項が問題となることはあまりないと思われます。但し、その後に一部継続出願をした場合には、新たな開示事項を含むクレームについて本項が適用される可能性があります（MPEP§2135.01）。 "patented"とは、実際に排他的権利が付与されたものであればよく、無審査により付与されたものであっても構いません。また、権利行使可能な状態となった段階で本項に該当し、特許公報の発行の有無は関係ありません（MPEP§2135.01）。なお、日本の出願公開公報が発行されると補償金請求権が発生しますが、これは実際に特許権が付与されるまで行使できませんので"patented"には該当しません（Ex parte Fujishiro）。 （５）102条(e)
102条(e)は、公開された他人の特許出願に記載され、または、他人の米国特許に記載された発明であって、当該他人の出願日以降になされた発明は特許しない旨を規定しています。日本の特許法第29条の2に対応する規定です。 "described"ですので、先願（引用例）においてクレームされているか否かは関係なく、開示内容全体が後願排除対象になります（MPEP§2136.02）。 "by another"とありますので、発明者が先願（引用例）と完全に一致する場合は本項は適用されません（MPEP§2136.04）。また、発明者自身の成果に起因するものが先願（引用例）に記載されている場合も本項の適用はありませんので、その旨を主張する宣誓書等（37 CFR 1.132）を提出することにより本項による拒絶を回避することができます（MPEP§2136.05）。 "filed in the United States"とありますので、先願（引用例）の基準日は米国出願日です。従って、継続出願や分割出願の場合は先の出願日、一部継続出願の場合は先の出願にサポートがあるクレームについては先の出願日（サポートがないクレームについては実際の出願日）、仮出願に基づく出願の場合は仮出願日となりますが、パリ条約の優先権主張出願の場合は優先日ではなく実際の米国への出願日となります（MPEP§2136.03）。 "before the invention"とありますので、審査対象の出願は発明時が基準となります。但し、審査の実務上、審査官は出願日を発明日と仮定して審査を行います。これに対し、出願人は引用例より以前に発明した旨を主張する宣誓書等（37 CFR 1.131）を提出することによりその拒絶を回避することができます。また、パリ条約の優先権の基礎となる出願や仮出願によっても発明日を証明することができます（MPEP§2136.05）。 "except"以下では、PCTによる国際出願については、米国を指定国として指定し且つ英語により国際公開された場合にのみ本項の（国際出願日を基準とする）後願排除効を有する旨改正されました（H.R.2215）。従って、2002年改正法の適用される2000年11月29日以降の国際出願が英語以外の言語により国際公開された場合には、国際出願が米国の国内段階に移行されて特許が成立したとしても本項の後願排除効を有することはありません（Examination Guidelines 2002）。なお、2000年11月29日より以前に出願された国際出願については1999年改正前の法律が適用されますので、国際出願が後願排除効を有する場合の基準日は国際公開の言語にかかわらず米国の国内段階移行日（35 U.S.C. 371）となります。 （６）102条(f)
102条(f)は、発明者本人に対してでなければその発明について特許しない旨を規定しています。出願人が他人からその発明を知得した場合には本項が適用されます（MPEP§2137）。日本の特許制度では発明者以外の者が発明者から特許を受ける権利を承継して出願人となることができますが、米国では出願人は発明者に限られ、他者は譲受人（assignee）としての地位を有することしかできません。 （７）102条(g)
102条(g)は、(1)インターフェアレンスにおいて他者が先発明を立証した場合、または、(2) 米国で他者によって先に発明されていた場合、もう一方の者には特許しない旨を規定しています。 102条(g)(1)では、インターフェアレンスにおいて、104条による発明日を立証することが認められています。この104条によれば北米自由貿易協定（NAFTA）加盟国（アメリカ、カナダ、メキシコ）における1993年12月8日以降の発明行為および世界貿易機関（WTO）加盟国（日本を含む）における1996年1月1日以降の発明行為が立証対象となります（MPEP§2138.02）。一方、102条(g)(2)では、米国における発明行為が対象となっています。 本項が適用されるのは、先発明を主張する他人が発明を放棄（abandoned）、秘匿（suppressed）または隠蔽（concealed）していない場合に限られます。発明の完成から長期間出願しない場合にはこれらに該当するおそれがあります（MPEP§2138.03）。 発明の順序を決定するに際しては、発明を案出（conception）した日および発明を実施化（reduction to practice）した日のみならず、他者より先に案出して他者より後に実施化した者については当該他者の案出以前からの合理的勤勉性（reasonable diligence）も考慮されます。具体例についてはインターフェアレンスの項を参照して下さい。 |