【非自明性】
米国特許法第103条（35 U.S.C. 103）は特許要件としての非自明性（non-obvious subject matter）について規定しています。
（１）米国特許法第103条
| (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. |
103条(a)は、102条に規定するような同一の発明が開示されていなくても、発明全体として発明時の当業者にとって先行技術との差異が自明な程度であるならば特許されず、また、特許性は発明された手法の如何によって否定されない旨規定しています。
| (b)(1) Notwithstanding subsection (a), and upon timely election by the applicant for patent to proceed under this subsection, a biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if - (A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date; and (B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
(2) A patent issued on a process under paragraph (1) - (A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or (B) shall, if such composition of matter is claimed in another patent, be set to expire on the same date as such other patent, notwithstanding section 154.
(3) For purposes of paragraph (1), the term "biotechnological process" means - (A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to - (i) express an exogenous nucleotide sequence, (ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or (iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism; (B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a monoclonal antibody; and (C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B). |
103条(b)は、組成物を利用もしくは生成するバイオテクノロジ上の方法の非自明性に関する特例について規定しています。すなわち、方法クレームおよび組成物クレームが同一出願に含まれているか同一出願日の異なる出願に含まれていて、且つ、同一人によって所有されまたは譲渡義務がある場合に限り、新規かつ非自明な組成物の利用方法もしくは生成方法は非自明であるとみなされます。この特例により発行された方法特許は、組成物クレームを含むか、または、もし組成物が他の特許でクレームされているならば当該他の特許と同日に存続期間が切れることになります。
(c) (1)Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
(2) For purposes of this subsection, subject matter developed by another person and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person if - (A) the claimed invention was made by or on behalf of parties to a joint research agreement that was in effect on or before the date the claimed invention was made; (B) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and (C) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.
(3) For purposes of paragraph (2), the term "joint research agreement" means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by two or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention. |
103条(c)は、他人による発明が102条(e),(f),(g)の何れかによってのみ先行技術とされる場合、発明時に同一人に所有されまたは譲渡義務があるならば、103条は適用されない旨規定しています。従前は102条(e)について本項の適用除外がありませんでしたが、1999年法改正により102条(f),(g)と同様に除外されることになりました。なお、この判断は、審査時ではなく発明時（"at the time the invention was made"）が基準になります。
103条(c)(2),(3)は、2004年に追加された規定であり、共同研究契約に基づく成果として相手方がなした発明は、103条(c)(1)にいう「発明時に同一人に所有されまたは同一人に譲渡義務がある」ものとして103条の適用除外となる旨規定しています。
（２）考慮される事項
非自明性の判断は、以下の４つの事実認定を基礎としてなされます（MPEP§2141）。
- 先行技術の範囲と内容を決定する。（Determining-）
- 先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする。（Ascertaining-）
- 当業者の技術水準を確定する。（Resolving-）
- 二次的考慮事項（secondary considerations）の証拠を評価する。（Evaluating-）
これらはグラハム事件（Graham v. John Deere Co.）で採用された事実認定を基にしていることから、グラハムテストとよばれています。
先行技術の範囲については、103条(c)の特例を除き、102条で適用可能な先行技術は103条でも適用可能です（MPEP§2141.01）。また、出願人が先行技術であると認めたもの（admitted prior art）は自明性による拒絶の根拠として用いられる可能性があります（MPEP§2129）。
当業者の技術水準を確定するに当っては、発明者の教育レベル、課題のタイプ、課題に対する従来技術、技術革新の速度、技術の高度性／複雑性、当該分野の技術者の教育レベル、等を考慮することになっています（MPEP§2141.03）。
二次的考慮事項としては、商業的成功、長年望まれていたニーズ、予期せぬ結果、他者による失敗等が例示されています（Graham v. John Deere Co.）。
なお、「効果」については、予期せぬものであるから自明ではないとする判決（Adams v. U.S.）がある一方、新しい組み合わせの効果がないからといっても自明であるとはいえないとする判決（Bowser Inc. v. U.S.）もあります（MPEP§2141.01）。
（３）審査官の責任
103条により拒絶するためには、最初に審査官が「一応自明であること（prima facie obviousness）」を示さなければなりません（MPEP§2142）。すなわち、自明性についての立証責任は審査官にあります。公知技術を組み合わせて自明性により拒絶する際に教示（teaching）、示唆（suggestion）、動機付け（motivation）の有無を調べるＴＳＭテストは、過度に厳格に適用すべきでないとの判断が、KSR最高裁判決（KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. ___, 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007)）においてなされました（MPEP §2141）。これに伴い、特許商標庁は自明性を支持するための根拠として以下の７点を例示的に列挙しています（MPEP §2143）。
(A) 予想可能な結果を得るための公知の方法に従った公知技術の組合せ
(B) 予想可能な結果を得るための公知の要素の単なる置換
(C) 類似装置（方法、製品）を同様の手法で改良するための公知の技術の使用
(D) 予想可能な結果を得るために改良の準備ができている類似装置（方法、製品）に対する公知技術の適用
(E) 合理的な成功への期待の下の、有限の数の認識された予想可能な解決策からの選択（"Obvious to try"）
(F) 一つの試行される分野における公知の成果は、もしその変形が当業者にとって予測可能であれば、設計動機または他の市場強制力に基づいて同じ分野または異なる分野における変形を促すかもしれない
(G) 当業者がクレームされた発明に想到するために公知技術を修正または結合することを導いた、公知技術における教示、示唆または動機付け
（４）出願人の対応
審査官がひとたび「一応自明であること」を示すと、今度は立証責任が出願人側に移ります（MPEP§2142）。出願人は、例えば次のような主張により、「一応自明であること」に対して反論することができます（MPEP§2144.05, §2145）。
- クレームの範囲において予期せぬ結果を達成できることに基づく、その範囲が重要であるとの主張
- クレームされた発明とは反対方向へ先行技術が説示しているとの主張（teach away）
- 審査官の結論は不適切な「あと知恵」によるものであるとの主張
- 試行（パラメータ等）するのは自明であるという審査官の理屈は不適切であるとの主張
一方、以下のような出願人の反論は認められないことになっています（MPEP§2145）。
- 先行技術における追加的な利点や潜在的性質を単に認識したという主張
- 先行技術の装置は物理的に結合できないとの主張
- 個々の引用例に対する反論のみの主張
- 引用例の数が多すぎるとの主張
- クレームされていない限定事項に関する主張
- 経済的理由により結合されないとの主張
- 引用例が古過ぎるとの主張
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