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【明細書の記載要件】 （１）米国特許法第112条第1段落（35 U.S.C. 112, 1st paragraph）
112条第1段落は、明細書には、発明及びその製造・使用の方法を、当業者にとって製造・使用できるように、十分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならず、発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない旨規定しています。この第1段落の規定は、（Ａ）記述要件、（Ｂ）実施可能要件、（Ｃ）最良実施態様（ベストモード）要件、の３つの要件を定めるものであり、また、これらの要件はそれぞれ互いに別個独立の要件として解釈されます（MPEP § 2161）。 （Ａ）記述要件（Written Description requirement） この記述要件を要求するのは、出願人が発明したという情報を明確に伝え、また、公衆がその発明に関する情報を入手できるようにするためです。特許期間中の排他的権利と引き換えに、明細書において発明を十分記述させることを保証することにより技術の発展を促すこととしたものです（MPEP § 2163）。従って、出願当初の明細書中に記載のない事項を出願後にクレームに追加する補正は、この112条第1段落違反として拒絶されます（MPEP § 2163.06）。なお、新規事項をクレーム以外に追加する補正は、通常はクレームの範囲を変更するものではありませんので本条違反ではなく、第132条の規定（35 U.S.C. 132）に違反するものとしてオブジェクションの対象となります（最初の拒絶通知の欄を参照）。 この記述要件に沿っているかは、「その記述は当業者にとって、クレームされた発明を明確に認識させるものであるか」との判断基準が通常用いられます（MPEP § 2163.02）。また、この記述要件は、出願時の当業者を基準として判断されます（MPEP § 2163, I.B.）。 （Ｂ）実施可能要件（Enablement requirement） この実施可能要件は、クレームされた発明が当業者にとって製造又は使用できるものであることを要求するものであり、発明が有意な方法で公衆に伝達されることを保証するものです（MPEP § 2164）。 この実施可能要件を満たしているかは、「その発明を実施するのに当業者にとって過度な実験(undue experimentation)をする必要がないか」との判断基準が通常用いられています（MPEP § 2164.01）。この基準を満たす限り、出願人は必ずしも実動する実施例（working example）を記載する必要はありません（MPEP § 2164.02）。また、この実施可能要件は、出願時の当業者を基準として判断されます（MPEP § 2164.05(a)、(b)）。 本要件に違反する事例として、（ａ）構成要素が一つしかないクレーム（single means claim）が存在する場合、（ｂ）動作しない実施例がクレームの範囲に含まれている場合、（ｃ）明細書の中で不可欠（critical）とされている特徴がクレームに記載されていない場合等は、この実施可能要件に違反するものとして112条第1段落により拒絶されます（MPEP § 2164.08）。 （Ｃ）最良実施態様要件（Best Mode requirement） この最良実施態様要件は、完全な開示がされぬまま特許権による保護を受けることに対する防護策であり、最良の態様を隠匿して次善の態様のみを開示することを禁止するものです（MPEP § 2165）。 この最良実施態様要件を満たしているかは、第１に出願時に発明者が発明を実施するための最良実施態様を知っていたか（主観的問題の認定）、第２に当業者が実施できる程度に最良実施態様が記述されていたか（客観的問題の認定）、によって判断されます（MPEP § 2165.03）。従って、出願時に発明者が最良実施態様を知らなかった、または、最良実施態様であることを認識していなかった場合には、最良実施態様要件違反とはなりません（MPEP § 2165）。 本要件違反とされるには積極的隠蔽もしくは著しく不公正な行為というレベルに至る必要はありませんが、もし不公正な行為により本要件違反となった場合には、その特許が権利行使不能になるだけでなく関連する他の特許の権利行使も不能となるおそれがあります（MPEP § 2165）。 最良実施態様要件を満たすために、継続出願時やパリ条約の優先権主張時に最良実施態様を更新する必要はありませんが、一部継続（CIP）出願において新規事項を追加する場合にはその際に更新する必要があります（MPEP § 2165.01）。また、当初の出願時に最良実施態様要件違反となっている場合には、あとから新規事項を追加する補正をしても治癒することができません（MPEP § 2165.01）。 （２）米国特許法第112条第2段落（35 U.S.C. 112, 2nd paragraph）
112条第2段落は、出願人が自己の発明であると考える主題を特定的に指示し且つ明確に主張する1以上のクレームで、明細書は終結しなければならない旨規定しています。この規定は、（ａ）出願人が自己の発明と考える主題であること、および（ｂ）特定的に指示され且つ明確に主張されたクレームであること、の２つの要件を規定しているものと考えられます。 （ａ）出願人が自己の発明と考える主題（MPEP§2172） この要件は、出願人がクレームの定義と異なる発明である旨を述べた場合のみ適用されるものであり、特に反証がない限り、本要件は満たすものと推定されます（In re Moore）。また、明細書とクレームが相矛盾しているというだけではここにいう反証とはならず、それは原則として112条第1段落の問題となります（In re Ehrreich）。なお、出願経過においてクレームをシフトしても本要件が問題とされることはなく（In re Saunders）、例えば親出願において当初出願人が発明と考えていなかった主題であってもそれについて継続出願をすることは認められます（In re Brower）。 （ｂ）特定的に指示され且つ明確に主張されたクレーム（MPEP§2173） この要件は、クレームの境界が合理的な程度に明確且つ正確であることを要求しています。出願人は、クレーム中に用いられる用語について常識に反しない限り自由に定義することができます（MPEP§2173.01）。このクレームの明確性の判断は、(1) 明細書の開示内容、(2) 先行技術の教示、(3) 当業者のクレーム解釈、に留意して行われることになっています（MPEP§2173.02）。また、クレームが広すぎる場合には、直ちに本要件に該当するというわけではなく、その事情によって112条第1段落、第2段落または103条の何れかが適用されることになります（MPEP§2173.04）。 （３）参照による引用（Incorporation by Reference） 他の文献を参照して引用することにより、明細書の記載内容を省略することが出来る場合があります（MPEP § 2163.07(b)）。この場合、対象文献を明確にした上で、「参照による引用」を行う旨を明細書中に明示する必要があります（37 CFR 1.57(b)）。ただし、優先権主張等を伴う場合には、明示されていなくても「参照による引用」がされているものとみなされます（37 CFR 1.57(a)）。 現行の基準では以下のように"essential material"と"non-essential material"に分けて、引用対象文献を定めています（37 CFR 1.57(c)-(d), MPEP § 608.01(p)）。 （Ａ）"essential material" "essential material"とは、上述の112条第1段落の３要件を満たすために必要な事項を意味します。この"essential material"については、「参照による引用」を利用していない米国特許または米国公開出願を引用対象文献として「参照による引用」をすることが許容されます（37 CFR 1.57(c)）。ただし、外国特許または出願、非特許文献、自身が「参照による引用」をしている米国特許または出願をもって「参照による引用」をすることはできません（MPEP § 608.01(p)）。 （Ｂ）"non-essential material" "non-essential material"とは上述の"essential material"以外の事項であり、例えば、発明の背景や従来技術の欄がこれに該当します（MPEP § 608.01(p)）。この"non-essential material"については、公開済の内外国特許または出願、自己（commonly owned）の未公開米国先願出願、特許以外の刊行物を引用対象文献として「参照による引用」をすることができますが、ＵＲＬを用いたハイパーリンクによる「参照による引用」は認められません（37 CFR 1.57(d)）。 |