米国特許実務ノート


【情報開示申告書】

（１）情報開示義務（37 CFR 1.56）
　特許性に関する重要な（material）情報について、出願に関係する者（発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者）は公正かつ誠実に提供する義務を有します（37 CFR 1.56(a), (c)）。ここにいう「重要な情報」には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術が含まれます（37 CFR 1.56(a)(2)）。この開示義務を果たすための手段として情報開示申告書（Information Disclosure Statement; IDS）を提出することが考えられます（37 CFR 1.56(a)）。この開示義務を怠った場合には特許は認められません（37 CFR 1.56(a)）。

（２）IDS提出書類（37 CFR 1.98(a)）
　上述の開示義務を果たすためにIDSを提出するには、以下の書面が必要になります。
  1. 先行技術のリスト（37 CFR 1.98(a)(1)）。
  2. 先行技術のコピー（37 CFR 1.98(a)(2)）。
  3. 先行技術が英語以外の場合、英訳を所持等していればそのコピー（37 CFR 1.98(a)(3)(ii)）。
  4. 先行技術が英語以外の場合、関連性についての簡潔な説明（37 CFR 1.98(a)(3)(i)）。
　ここで、最後の「関連性についての簡潔な説明」については、先行技術の完全な英訳もしくは英語によるサーチレポートの評価を提出すれば不要とされています（MPEP § 609 III.A(3)）。なお、部分翻訳を提出した案件において、翻訳された部分以外に関連する記載が発見されたため、不衡平行為があったとして権利行使不能になった事例（Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.）がありますので注意が必要です（MPEP § 609 III.C(2), § 2004）。

（３）IDS提出時期と追加要件（37 CFR 1.97）
　上述のIDSはその提出時期によって具備すべき要件が以下のとおり異なります。なお、IDSの提出時期には延長制度はありません（37 CFR 1.97(f)）。
  1. 出願から３ヶ月以内または最初の実体的拒絶通知までのうち何れか遅い方まで（37 CFR 1.97(b)）

    2. 　この場合、追加要件なしにIDSを提出することができます。

  2. その後、最終拒絶通知または許可通知まで（37 CFR 1.97(c)）

    3. 　この場合、陳述書（statement（37 CFR 1.97(e)））または提出料（$180（37 CFR 1.17(p)））の何れかが必要になります。ここで、陳述書とは、外国で最初に引用されてから３ヶ月以内に提出したことまたはそれを知ってから３ヶ月以内に提出したことを陳述するものをいいます（37 CFR 1.97(e)）。

  3. その後、登録料支払まで（37 CFR 1.97(d)）

    4. 　この場合、陳述書（37 CFR 1.97(e)）および提出料（$180（37 CFR 1.17(p)））の両者が必要になります。従って、外国で最初に引用されてから３ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、継続出願または継続審査要求（ＲＣＥ）をすることになります。

  4. その後、特許発行まで（MPEP § 609 III.B(4)）

    5. 　この場合、このままでは審査対象となりませんので、発行の取下げを求める請願書（37 CFR 1.313(c)(2), (3)）を提出した上で、継続出願または継続審査要求（ＲＣＥ）をすることになります。

  5. 特許発行後はIDS提出義務はありませんが、その後発見された先行技術を包袋に入れておきたい場合には先行技術の提供（Citations of Prior Art）をすることができます（37 CFR 1.501）。但し、これは包袋に入れるだけですので、権利行使に備えて審査官に内容を検討させたい場合には再審査（37 CFR 1.510）で対応することになります。


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